Как Роспатент рассматривает заявки на регистрацию товарных знаков

После подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака Роспатент осуществляет две экспертизы такого обозначения.

 Первая экспертиза называется формальной. Роспатент проверяет, есть ли необходимый комплект документов и все ли верно указано в заявке. Если все в порядке, то Роспатент направляет уведомление о соответствии заявки требованиям формальной экспертизы. Если есть какие-то проблемы, то направляется запрос. Например, Роспатент может не согласится с тем, как сформулирована услуга в перечне товарного знака или сделать запрос о цвете обозначения.

Вторая экспертиза – по существу. Роспатент проверяет, соответствует ли заявленное обозначение требованиям регистрации или нет. Если нет, то Роспатент обязан направить уведомление по заявке и указать, какие именно основания для отказа усматриваются по мнению экспертизы. Основание может для отказа может быть одно, а может несколько (на практике они могут быть и внутренне противоречивыми). Если основания спорные, то можно высказать свое несогласие с доводами экспертизы в ответе на уведомление. Роспатент может согласиться с позицией заявителя и снять препятствия.

Список оснований для отказа установлен в статье 1483 ГК РФ. Ниже рассмотрим подробнее каждой из таких оснований.

Отсутствие различительной способности 

Обозначение, которое не обладает различительной способностью, не может использоваться в качестве товарного знака, поскольку не позволяет идентифицировать товар или услугу в гражданском обороте для конкретного потребителя.

Отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары и их свойства или представляет собой форму товаров.

Пример: «ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН», «ВКУСНЫЙ СЫР», «УДОБНАЯ ОБУВЬ»

Обозначение, которое не обладает различительной способностью, является описательным для конкретного товара или услуги. При этом возможна регистрация этого же обозначения как обладающего различительной способностью, для других категорий товаров и услуг.

Пример: 

• «КАФЕ» для услуг общепита – нет. 

• «КАФЕ» для названия музыкального коллектива – да.

Описательные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимаются в нем доминирующего положения.

Пример: 

• «Юридическая компания «Усков и партнеры», где юридическая компания – неохраняемые элементы.

Исключение 1: Обозначение, которое не обладает различительной способностью само по себе, может приобрести такую различительную способность в результате длительного и интенсивного использования перед подачей заявки.

Пример: 

• Сбербанк (сберегательный банк), 

• Ювелирторг (ювелирная торговля).

Исключение 2: Обозначение, которое не обладает различительной способностью само по себе, может приобрести такую различительную способность, если неохраняемые элементы образуют комбинацию с самостоятельным смыслом.
Пример: 

• 74.ru, где 74 указывают на регион – Челябинскую область. 
• ЛФЗ – Ленинградский фарфоровый завод.

На практике это исключение применяется чаще всего совместно с приобретенной различительной способностью в результате предшествующего использования заявленного обозначения.

Обратите внимание, что доводы об известности обозначения могут помочь обойти только основание, связанное с отсутствием различительной способностью. В иных случаях Роспатент не обязан учитывать, как давно заявитель использует заявленное обозначение, сколько было потрачено на его раскрутку и рекламу.

Официальные символы

По общему правилу закон запрещает регистрировать обозначения, которые включают официальные символы, наименования и отличительные знаки.

Исключение: такая регистрация  возможна при условии согласия от соответствующего уполномоченного органа.

Пример: 

• зарегистрировать обозначение FIFA можно только с согласия FIFA.

Введение потребителя в заблуждение 

К таким обозначениям относятся обозначения, которые порождают в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, при условии, что такое представление не соответствует действительности.  

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Например, обозначение с элементом «пиццерия» может считаться ложным для образовательных или риэлторских услуг. Обозначением с элементов «Невский» будет ложным, если заявитель зарегистрирован не в Санкт-Петербурге (или, например, на берегу Невы в Ленобласти). Если же регистрируется «Невская пиццерия» для услуги ресторанов и заявитель – из Санкт-Петербурга, то это основание уже не применяется.

Также не допускается регистрация обозначения, которое стало известно из-за использования его другим производителем. Например, само по себе слово «ТАЛОСТО» не указывает на какие-то свойства товара или его географическое происхождение. Однако в силу длительного использования этого слова для идентификации компании «ТАЛОСТО», это слово у потребителей ассоциируется с конкретным производителем мороженого и замороженных продуктов. Поэтому если будет такая заявка от имени другого заявителя для пищевых продуктов – то экспертиза укажет на введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

Если обозначение широко известно, то его могут противопоставить не только для той же категории товаров и услуг, но и для других областей. С высокой вероятностью, экспертиза укажет на риски введения потребителя в заблуждении, если обозначение «TAYOTA» будет подано для усдуг парикмахерской. Главное значение будет иметь мнение потребителей – будут ли они воспринимать такую парикмахерскую как парикмахерскую, связанную или созданную автопромышленным предприятием «TAYOTA». 

Противоречие общественным интересам

Речь идет про так называемые «скандальные» товарные знаки, которые содержат в себе провокацию или непристойность. Оценка заявляемых обозначений с этой точки зрения во многом связана как с общепринятыми мировыми стандартами морали, так и с национальными традициями и культурой.

Скандальность обозначения может зависеть от заявленного перечня, но не всегда.

Например, обозначение «Традиции нашей семьи» для образовательных услуг не противоречит общественным интересам, а для алкогольных напитков или наркологической лечебницы – противоречит.

Могут быть обозначения, которые будут противоречить общественным интересам независимо от перечня товаров и услуг. Например, это бранные и нецензурные слова, названия наркотиков, нетолерантные призывы в отношении религиозных или национальных групп. Например, в практике широко обсуждалась попытка ресторана зарегистрировать товарный знак «ЁБИДОЁБИ» (в переводе с японского – «день недели – суббота»). В регистрации было отказано по этому основанию.

Объекты наследия

Если заявленное обозначение содержит официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия народов России (либо объектов всемирного культурного или природного наследия) а также с изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, то для регистрации такого обозначения необходимо соответствующее согласие.

Например, не допускается регистрация обозначения «Эрмитаж» без согласия Государственного Эрмитажа.

Указание на географию спиртных напитков

Нельзя регистрировать обозначения, которые идентифицируют вина и спиртные напитки как происходящие с  определенной территории, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, которые не происходят с территории данного географического объекта.

Частный случай ложности и введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, связанный с регистрацией обозначений, которые относятся в известным территориям, где производят алкоголь: коньяк, шампанское, виски, портвейн, кьянти.

Наличие препятствующих товарных знаков и заявок 

Речь идет о том, что кто-то до вас уже успел подать свою заявку и/или получить свой товарный знак на обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с вашим, при условии, что такие знаки или заявки имеют в перечне однородные товары и/или услуги.

Тождество обозначений – это полная идентичность одного обозначения другому.

Пример: 

• Заявка «Небо», 

• Препятствие «Небо».

Сходство до степени смешения – это такое сходство между обозначениями, при которых потребители могут их спутать, то есть, если обозначение ассоциируется с противопоставленным в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пример: 

• заявка – «Небо», препятствие – «Небеса»;

• заявка – «LIKECOFFEE», препятствие – «КОФЕЛАЙК».

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. Анализ сходства осуществляет по трем критериям: фонетика, семантика, графика. Высокое сходство даже по одному критерию может стать причиной отказа по заявке.

Однородными признаются товары и/или услуги, которые относятся к одному роду и имеют одно назначение. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Пример: 

• Заявка подана в отношении гигиенической помады, препятствие зарегистрировано для декоративной косметики. 

• Или - заявка для кофе, препятствие – для кофейни. Кофе как товар и кофейня как услуга могут быть признаны однородными, поскольку у потребителя могут возникнуть неверные представления об одном источнике происхождения.

Могут быть противопоставлены и так называемые «общеизвестные товарные знаки». Это такие знаки, которые в силу интенсивного использования и активной рекламы смогли получить особый статус. Охрана таких товарных знаков распространяется не только для однородных товаров, но и для всего остального. Например, если будет заявлено обозначение «COCA-COLA» для мебельной фабрики, экспертиза может противопоставить общеизвестный товарный знак «COCA-COLA».

Правообладатель препятствующего товарного знака может быть выдано письмо-согласие по заявке другого лица, в котором он укажет, что не против такой регистрации. Письмо-согласие может быть возмездным или безвозмездным. Оно является безотзывным, поэтому передумать правообладатель не сможет. Роспатент может не принять во внимание письмо-согласие по заявке, если между обозначениями сходство очень высоко, и сосуществование двух таких товарных знаков может привести к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Если препятствующий товарный знак зарегистрирован более трех лет назад, то можно проверить, используется ли он правообладателем или подконтрольными ему лицами. Неиспользование товарного знака в течение трех лет является основанием для досрочного прекращения правовой охраны (статьи 1486 ГК РФ). Таким образом, в ряде случае препятствия могут быть устранены, если суд прекратит действие спорного товарного знака.

Также рекомендуется проверить статус правообладателя препятствующего товарного знака. В случае смерти индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица товарный знак прекращает свое действие. При этом информация в базе товарных знаков остается. Поэтому возможна ситуация, когда экспертиза противопоставляет «мертвый» товарный знак, правообладателя которого уже нет. В этом случае подается заявление с просьбой прекратить охрану такого товарного знака.

Наименования места происхождения товара 

Наименование места происхождения товара (НМПТ) – это уникальный объект интеллектуальной собственности, который позволяет закрепить за производителями региона (обеспечивающими определенные качества продукции благодаря природным и/или людским ресурсам) права на данное наименование. примеры российских НМПТ: Вологодское кружево, Адыгейский сыр, Ессентуки.

Географическое указание  (ГУ)– похожий объект, который отличается в первую очередь тем, что в определенной территории должен осуществляться не весь цикл производства, а лишь часть этапов.

Регистрировать обозначения, тождественные или сходные до степени с НМПТ (и ГУ), нельзя – и на практике такие основания применяются как и для однородных товаров, так и для любых других товаров и услуг.  

Исключение: регистрация такого обозначения владельцем НМПТ, при условии, что обозначение будет указано в качестве неохраняемого (то есть не обладающим различительной способностью).

Иные средства индивидуализации 

Помимо препятствующих товарных знаков могут быть препятствующие фирменные наименования и коммерческие обозначения (названия предприятий), если они тождественны или сходны до степени смешения и используются дл однородных товаров и/или услуг. Аналогичный запрет касается наименования

селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии со статьей 1499 ГК РФ экспертиза не осуществляет проверки по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Однако в случае регистрации товарного знака поверх таких препятствий такая регистрация впоследствии может быть оспорена в Палате по патентным спорам заинтересованным лицом (владельцем раннего фирменного наименования, коммерческого обозначения или наименования селекционного достижения).