Патентные тролли, и где они обитают. Статья Светланы Смирновой

Патентный тролль давно уже нацелился не только на объекты патентной охраны, но и на товарные знаки. И за все время своего существования патентные тролли отработали схему, которая может получиться, а может и нет - в зависимости от готовности своей "жертвы". И хотя грамотный враг это хороший учитель, патентные тролли - точно не тот, с кем хотелось бы встретиться в суде.

Цель патентного тролля - найти "уязвимое" обозначение и предложить его правообладателю за вознаграждение исправить недостатки. Он находит более ранние регистрации или "донорские знаки" со сходным обозначением у тех правообладателей, которые давно утратили интерес в использовании знака. Далее - разными способами получает такой знак, чтобы потом использовать его против добросовестного предпринимателя, который уже успел вложить силы и деньги в развитие своего обозначения.

Патентные поверенные и юристы знают патентных троллей уже по именам. Более того, знают буквально всю его семью, аффилированных, родственных и подконтрольных компаний потому, что для реализации своих схем, тролль привлекает целую цепочку лиц.

Можем сказать сразу, что схемы патентных троллей не так просты. Но у них есть определенная логика, которой мы хотели бы поделиться.

Этап 1. Выбор жертвы

Патентные тролли выбирают тех, кто использует обозначение, зарегистрированное с пороком (например, когда зарегистрированное и фактически используемое обозначения сильно отличаются друг от друга или товарный знак зарегистрирован, обойдя более раннее сходное до степени смешения обозначение).

При этом, патентных троллей интересуют только объекты с привлекательным оборотом. Здесь учитывается и открытость данных о цене продукта или услуги, и сама стоимость, и размах бизнеса.

На этом этапе предупредить атаку можно периодическим аудитом своих товарных знаков и используемых обозначений. Мы моделируем возможные угрозы и оцениваем знак на его устойчивость против потенциальных атак. Проще говоря, нужно найти "уязвимые места" в собственных товарных знаках и/или выявить возможного "донора" для вашего обозначения раньше патентного тролля.

Здесь важно все: как и где ваши обозначения используются, на кого зарегистрированы (особенно, если речь про группу компаний), для каких классов, нет ли более ранних знаков со сходными обозначениями и многое другое.

Сокращать обороты бизнеса, став таким образом непривлекательным для тролля, мы точно не советуем!

Этап 2. Приобретение старшего знака

Патентный тролль - он как вампир, только питается интеллектуальной собственностью других лиц. Сам ничего не придумывает, а использует то, что "плохо лежит". Патентный тролль, как правило, работает с обученной командой, которая отслеживает нужные знаки и заявки. Причем здесь речь идет не только о прямой покупке знака, может быть и через мировое соглашение (см. СИП-717/2018 или тот же истец с номером дела СИП-719/2018), и через восстановление уже прекращенных знаков у ликвидированной компании (см. СИП-476/2019). В последнем случае обжаловать такое "воскрешение" крайне тяжело.

Дальше такой знак будет использоваться против жертвы как инструмент сначала для переговоров, потом для суда. И цель всего этого, конечно, получить выгоду.

Эта стадия очень важна и деликатна для патентного тролля: нужно найти правильный знак, "прощупать" его правообладателя и предложить выгодные условия. Все это возможно благодаря опытной команде и отработанной схеме.

Но это стадия также важна и для всех добросовестных предпринимателей. Очевидно, что стать "донором" неприятно. Но еще хуже обнаружить, что патентный тролль нацелился на знак, очень схожий с вашим. И сложность заключается в том, что узнать об этом очень сложно: на отслеживание всех судебных процессов тролля уйдет много времени, а переговоры о покупке донорского знака могут идти и вообще минуя суд.

Поэтому мы предпочитаем следить за заявками патентного тролля и всех его подконтрольных лиц и компаний, поскольку перед любой атакой патентный тролль подает страхующую заявку со словесным обозначением, которое его интересует (здесь, кстати, есть свои уловки, но это достойно отдельного изучения). И главное сделать это до того, как вы получите претензию или предложение о мировом урегулировании в виде покупки "донорского" знака за символическую сумму в несколько миллионов.

Если заявка обнаружена, то нужно запросить все материалы по ней через Роспатент и успеть написать оппозицию с тем, чтобы не допустить регистрации. Оспорить уже полученную регистрацию сложнее, дольше и дороже. А пока мы будем оспаривать регистрацию, патентный тролль перейдет в этап 4 и может нападать.

Этап 3. Защита от неиспользования

Поскольку чаще всего патентного тролля интересуют регистрации с более ранней датой приоритета и те, которые уже не интересны его правообладателю, то есть не используются им, приобретаемый троллем знак скорее всего преодолел трехгодичный срок для досрочного прекращения его охраны вследствие неиспользования в соответствии со статьей 1486 ГК РФ. И это забота патентного тролля номер два после переговоров о приобретении знака.

Патентный тролль заключает договор со своими дружественными лицами, которые делают небольшую партию товаров и(или) услуг со всеми необходимыми документами для суда. Такой договор регистрируется в Роспатенте как лицензионный.

Если дел уже в стадии спора, то все документы должны отвечать стандартам доказывания в делах о неиспользовании по смыслу статьи 1486 ГК РФ и для целей применения этой статьи значение имеет не любое использования, а только то, которое подтверждает реальный ввод товарного знака в оборот, то есть доведение его до глаз потребителя.

Наша цель - показать символичность использования и зафиксировать это, ведь в случае судебного спора "жертва" патентного тролля может ссылаться на злоупотребление правом или идти с самостоятельной атакой на атакующий знак. Есть разные способы раскрыть кажущееся использование товарного знака. Например, если дело касается реализации товаров, то мы запрашиваем информацию о регистрации контрольно-кассового аппарата на лицо, с которым у тролля есть договор, и фиксируем отсутствие по указанному адресу реального использования обозначения.

Этап 4. Атака на знак

Если у жертвы есть свой знак, то этот знак атакуется в Палате по патентным спорам Роспатента. Причем, пользуясь формальным подходом, многие такие возражения удовлетворяются. Сходство зарегистрированного знака с более ранним товарным знаком - безусловное основание для отмены регистрации. И доводы о широком использовании и популярности обозначения Роспатент, увы, не принимает. Как и не оценивает ссылки на недобросовестность патентного тролля (хотя, конечно, все сотрудники Роспатента лучше нас знают все схемы и происки троллей). Доказательства широкого использования даже могут быть использованы потом против добросовестного правообладателя, поэтому, нужно быть очень осторожными.

Эта стадия самая неприятная: Роспатент рассматривает возражение, как правило, за одно заседание, а информация о прекращении знака вносится практически сразу (правда, есть три месяца на утверждение решения руководителем Роспатента). И даже в случае встречной атаки, Роспатент не обязан переносить рассмотрение дела, и тем более, не приостановит его.

Здесь важно в правильной последовательности представить доводы в Роспатент и придумать стратегию встречной атаки товарного знака. Кроме того, мы рекомендуем на этой стадии подать собственную страховочную заявку, чтобы ваше обозначение было следующим после заявки тролля.

Этап 5. Предложение мира

После успешной атаки патентный тролль предлагает урегулировать конфликт мировым с выплатой ему нескольких миллионов рублей. Предложения с его стороны могут быть разными - от продажи знака до прекращения дела мировым соглашением в суде.

Понятно, что это может быть не одно предложение мира. Но каждое повторное будет дороже предыдущего.

И в каждой отдельной ситуации рекомендации могут быть разными - от активной атаки на "донорский" знак, который теперь принадлежит патентному троллю, до согласия на условия мирового, увы. Последний вариант - это результат бездействия на этапах выше и необязательно по вине добросовестного предпринимателя. Мы понимаем, что невозможно анализировать и обновлять информацию по всему портфелю товарных знаков, да это и не задача бизнеса. Понимая это, и неоднократно получив на имя наших клиентов "письмо счастья" об условиях мирового соглашения, мы готовы поддерживать и помогать не допустить этого на стадиях "предупреждения" атаки.

Этап 6. Атака на жертву

После отказа жертвы платить, патентный тролль запускает грамотную атаку на жертву: закупает продукцию жертвы и везет ее через своих дружественных лиц в субъект (например, в Башкирию), где он закупает ее с нотариусом и устраивает суд. Главная задача - показать, что продажа такого товара неправомерна. Ну а дальше идет атака на всех продавцов - сети, маленькие ИП, магазинчики и пр. И только потом к процессу подключается собственно жертва. На этой стадии жертва говорит о злоупотреблении правом. Иногда это срабатывает. Иногда нет.

И даже если этот довод сработает, то расходы на судебный процесс могут быть существенными, поскольку в отличие от Роспатента, в арбитражных судах дело решается за несколько заседаний, а решение обычно обжалуется в апелляционный и кассационный суды.

***

От действий патентных троллей в России пострадали такие крупные компании как МТС, KFC, Командор. На наш взгляд патентные тролли достаточно сильные противники. Мы долго обсуждали с юристами и патентными поверенными, столкнувшимися с аналогичными проблемами, как обезопасить добросовестных предпринимателей от натиска патентного тролля и выработали следующий порядок подготовительных и предупредительных действий, который вы можете использовать как сами, так и с нашей поддержкой:

диверсионный анализ: здесь возможен как анализ отдельных обозначений/продуктов (например, материнских брендов), так и аудит всего портфеля товарных знаков и используемых обозначений на предмет объема охраны, потенциальных угроз;
мониторинг заявок и товарных знаков патентных троллей: у нас есть доступ к самым полным базам товарных знаков и заявок Роспатента с актуальными данными; мы знаем, что есть и открытые базы, но, пожалуйста, будьте внимательны, что вы используете актуальную и бесплатную базу, и если у вас есть сомнения, можете писать нам - мы поможем проанализировать результаты с учетом нашего опыта и знаний;
подготовка оппозиций на заявки и возражений на товарные знаки патентного тролля;
анализ условий договора, который вам предлагает патентный тролль, если случилось так, что вам приходится по каким-то причинам вести с ним переговоры.

Нет ничего страшного в работе патентного тролля. Можем вас заверить, что патентный тролль не ставит перед собой цель уничтожить ваш бизнес - он вам не конкурент, но если вы стали его жертвой, то лучше быть готовым к его атаке и отразить ее правильно, без финансовых потерь.

Чем больше мы лавируем, тем легче нам уйти от атаки!